전통적인 사내변호사의 업무는 법적 분쟁 관리, 계약 검토, 법률 자문 등이지만, 그 밖에도 기업의 특성에 따라 다양한 업무를 담당할 수 있다. 그중 하나가 지식재산권 관리업무이다. 기업마다 사정이 다를 수 있는데, 별도의 전담팀이 아닌 법무팀이 위 업무를 담당하는 경우가 있다. 비교적 낯설게 느껴질 수도 있고 관련 정보도 부족한 것 같아, 이번 편에서는 위 업무에 대한 내용을 공유하고자 한다.

기본적으로 특허, 상표 등 제반 지식재산권의 등록 및 권리 확보 등을 지원하는 것이 주 업무이며, 신규 사업 추진과 관련해 특허침해 리스크 검토를 하기도 한다. 특허법인을 통해 진행되는 경우, 업무의 내용은 법적분쟁 관리에 있어 외부 법무법인에 소송위임을 하는 것과 유사한 점이 많다.

구체적으로 살펴보면, 특허·실용신안 출원 및 등록의 경우, 직무발명의 내용을 정리하고 특허등록이 가능한지 검토하는 회의를 거친 다음 특허법인과 계약을 체결한다. 이후 심사과정에서 중간거절 취지의 의견제출통지가 있을 경우, 특허법인과 발명자 사이에서 중재자 역할을 하며, 의견제출통지에 대한 출원명세서 보완을 진행하게 된다. 심사 결과, 특허등록결정이 이루어지면 발명자에게 사규에 따른 직무발명보상금을 지급하며, 종국거절결정이 이루어지면 발명자와 협의를 통해 불복절차 진행 여부를 결정하게 된다.

상표 내지 서비스권의 출원 및 등록의 경우, 특허·실용신안과 마찬가지로 상표등록가능성 관련 회의를 거칠 뿐 아니라, 추가적으로 CI 및 BI전략과의 적합성 검토를 진행하기도 한다. 그리고 현업부서와의 회의를 통해 세부 등록대상 상품류 및 지정상품을 특정할 수 있도록 안내하여야 하고, 그 이후에 특허법인과의 위임계약을 체결하게 된다.

한편, 특허권, 상표권의 경우 매년 연차등록료 납부를 하면서 권리를 유지해야 하는데, 4년 차분 이후에는 3개년분 이상의 연차등록료를 일시에 선납하고 할인받을 수 있는 제도를 활용할 수 있다. 이 경우, 일정 주기마다 소관 현업부서에 권리 유지의 요부에 대한 판단을 구할 필요가 있을 수 있다. 따라서, 몇 개년분의 연차등록료를 선납할지 여부에 관한 정책적인 판단이 선행되어야 할 것이다.

위 업무에 있어 중요한 점은, 현업부서분들께 법률용어나 법리 및 법적절차를 이해하기 쉽게 설명하고, 관련하여 궁금한 점들을 잘 파악하여 특허법인 측에 전달하는 것이었다. 덕분에, 사내변호사로서의 중요한 역량 중 하나는 현업부서와의 소통능력임을 다시 한 번 깨달을 수 있었다.

/장진영 변호사