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미 특허청의 새로운 절차와 이에 따른 새로운 도전과 기회
리사 돌락 미 시라큐스대 교수  |  -
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[0호] 승인 2013.09.05  09:46:23
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미 특허청의 등록 후 공판절차의 실행은 2011년 Leahy Smith America Invents Act 개정안에서 가장 주목해야할 요소 중 하나이다. 이 개정안과 연관된 조항들은 2012년 9월 16일에 시행되었으며 이는 법원을 통한 특허심판에 비해 공정하고 빠르며 상대적으로 적은 비용이 드는 대안으로서 현재 논점이 되고있는 네 가지의 새로운 미 특허청 절차들을 제시하였다. 이러한 대안에 대하여 특허심판 청구인들은 높은 관심을 보여주고 있으며 이는 미 특허청이 목표한 바를 성공적으로 달성해 나아가고 있다는 것을 보여주고 있다.

등록 후 재심, 당사자계 무효심판, 그리고 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심의 세 가지 새로운 절차들은 등록되어있는 미 특허의 유효성에 대한 이의를 제기할 수 있는 기회를 제공하기 위하여 만들어졌다. 등록 후 재심절차는 개정안에 의해 도입된 새로운 '선출원주의' 제도 하에서 특허 등록 후 첫 9개월간 이의를 제기할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 당사자계 무효심판절차는 등록 후 재심절차의 대상에 해당되는 특허를 제외한 만료되지 않은 특허에 대해 이의를 제기할 수 있도록 하고 있다. 그리고 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심절차는 '특정영업방식'이라는 특정 범주에 관한 특허에 대해 이의를 제기할 수 있도록 하고 있다.

등록 후 재심과 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심절차는 부적격 대상, 예견성, 자명성, 기재불비, 그리고 실시불가능 등을 포함하는 광범위한 무효 항변 시 사용할 수 있다. 반면 당사자계 무효심판은 특허나 인쇄된 간행물상의 예견성 또는 자명성에 반드시 그 기반을 두고 있어야 한다. 뿐만 아니라 이러한 절차들은 법정소송의 대안으로 만들어진 것이기에 등록 후 재심과 당사자계 무효심판은 이 절차에 앞서 특허무효심판소송을 제기한 청구인에게는 적용이 불가하며 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심절차는 특허침해소송을 제기 당한 피고인으로서만 청구할 수 있다.

네번째로 논점이 되고있는 절차는 '파생절차'이다. 개정안의 선출원주의제도 하의 파생절차는 옛 선발명주의제도 하의 개입절차의 대체물이다. 이 파생절차는 선출원된 특허에 명시된 발명가가 후출원자의 발명으로부터 그 발명을 유래하였으며 진실된 발명가의 허락없이 특허를 출원하였을 경우 이를 바로잡기 위한 절차이다. 현재 선출원주의 특허는 아직 등록되지 않았으며 (이는 특허출원 접수 서류상 청구 범위가 2013년 3월 16일 이전에 우선권 주장 출원이 접수 및 인정된 것을 제외한 3월 16일 이후에 특허출원이 접수되는 건에 적용된다), 파생절차신청 또한 접수된 바가 없다. 하지만 우리는 가까운 미래에 파생절차의 사용을 볼 수 있으리라 예상할 수 있다.

이 모든 절차들은 미 특허청 내의 특허심판원(Board of Patent Appeals and Interferences)을 대체한 새로운 특허심판위원회(Patent Trial and Appeal Board)에 의해 심판된다. 특허심판위원회 소속의 행정법 판사의 수는 계속되는 출원에 관한 단독항소와 단독 재심사 절차 뿐만 아니라 새롭게 도입된 절차들의 원활한 적용을 위하여 크게 증가하였으며 이는 새로운 판사들로 하여금 그들의 풍부하고 다양한 경험 및 관련 전문 지식을 적극적으로 활용할 수 있도록 하고 있다.

미 특허청은 새로운 절차 활용을 지원하고자 새로운 일련의 절차들을 도입하였다. 새로운 규정은 문서 편철, 필수 공지, 소송, 증언, 증거개시, 재판상 위법행위에 대한 처벌, 그리고 합의의 절차에 관해 상세히 다루고 있을뿐만 아니라 당사자계 무효심판, 등록 후 재심, 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심, 그리고 파생절차들의 독특한 일면들 또한 다루고 있다.

비록 새로운 특허 소송 절차(등록 후 재심, 당사자계 무효심판, 특정영업방식에 관한 과도기적 등록 후 재심)들은 일반적으로 소송 청구인에게 유리하게 작용하긴 하지만 논점이 되고있는 새로운 절차들은 청구인과 특허보유자 모두에게 도전과 기회를 제공하고 있다. 일례로 청구인은 당사자계 무효심판과 등록 후 재심에 따른 최종판결문에 의해 그 당시 문제를 제기 또는 "합리적으로 제기할 수 있었다"는 이유로 차후에 추가적으로 소를 제기하지 못하게 되는 상당한 금반언에 대해 고려하여야 한다. 또한 특허보유자들은 특허 등록 후 최대한 빠르게 특허 대상 범위를 수정할 기회가 제한적으로 주어지는 고속의 절차 안에서 원고적격의 제한이 없는 특허소송 청구인들을 상대로 자신의 특허를 방어할 준비를 해야 한다.

반면에 양측은 증거개시와 같은 방법으로 재판을 지연시킬 기회가 없이 단시간 안에 자신이 지닌 최고의 패를 보이도록 강제되었다. 이러한 미 특허청의 소송은 전문적으로 훈련된 특허 법률 전문가의 감독 하에서 이루어진다. 이에 현재 논점이 되고 있는 새로운 절차들은 요령을 갖추고 준비가 잘 된 소송인, 즉 청구인이나 특허 보유자들에게 그들이 남들에 비해 유리한 고지를 차지할 수 있는 훌륭한 기회를 제공하고 있다.

새로운 절차들은 변호인들에게 새로운 도전과 기회를 제공하고 있다. 이러한 미 특허청의 절차들은 전혀 새로운 분야이며 이미 특허 청구인들 간 반향을 불러일으키고 있다. 하지만 이들은 법원에서의 동시다발적으로 벌어지는 특허침해소송들의 그림자 안에서 자주 실행되는 고위험성 그리고 고속성을 띤 정밀함을 요하는 절차들이다. 그렇기에 변호인으로서 보다 특화된 전문지식, 세심한 준비, 그리고 정교한 전략적 분석이 필요하다.

USPTO Contested Proceedings: New Challenges, New Opportunities

Lisa A. Dolak Syracuse University College of Law

The implementation of post-grant trial proceedings in the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) is one of the most significant aspects of the 2011 Leahy Smith America Invents Act (AIA). The relevant AIA provisions took effect almost a year ago, on September 16, 2012, creating four new types of contested USPTO proceedings that are intended to provide a fair, speedy, and comparatively inexpensive alternative to litigating validity in the courts. The high level of interest patent challengers have shown in this alternative forum suggests that the USPTO is succeeding in meeting those objectives.

Three of the new proceedings &ndash post-grant review, inter partes review, and the transitional post-grant review proceeding for covered business method patents &ndash are designed to provide opportunities to challenge the validity of issued U.S. patents. Post grant review (PGR) will be available to challenge patents issued under the new “first inventor-to-file” regime implemented under the AIA, for the first nine months after they issue. Inter partes review (IPR) can be used to challenge any unexpired patent (except for first-inventor-to-file patents during the first nine months after issuance, i.e., while they are subject to post-grant review). The transitional post-grant review proceeding (CBM) facilitates the challenge of a particular category of patents, the so-called “covered business method” patents.

While PGR and CBM can be used to assert a broad range of invalidity defenses, including ineligible subject matter, anticipation, obviousness, lack of written description, and non-enablement, IPR challenges must be based on anticipation or obviousness in view of patents or printed publications. In addition, because these proceedings are intended as alternatives to district court litigation, PGR and IPR are not available to a petitioner who filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent before filing the petition, and CBM proceedings are only available to petitioners who have been sued or charged with infringement of the patent at issue.

The fourth type of contested proceeding is the “derivation proceeding.” Derivation proceedings are the AIA first-inventor-to-file regime replacement for the old, first to-invent interference proceedings. A derivation proceeding is available to provide redress to an applicant who asserts that an inventor named in an earlier-filed application derived the claimed invention from the (later) applicant and filed its application without the true inventor’s authorization. As of this writing, no “first-inventor-to-file” patents have issued these will be issued on applications filed on or after March 16, 2013 (unless all of the claims in the application are supported by a priority application filed before that date), and no derivation petitions have been filed. But we can expect to see derivation proceedings in the future.

All of these proceedings will be conducted before the new Patent Trial and Appeal Board, which replaced the Board of Patent Appeals and Interferences in the USPTO. The number of administrative law judges on the Board has been significantly increased in order to accommodate the new contested proceedings (in addition to continuing to hear ex parte appeals in original applications and ex parte reexamination proceedings), and the new judges bring a wealth and diversity of experience and relevant, specialized knowledge.

The USPTO has instituted a new set of common procedures for the conduct of the new contested proceedings. Detailed new rules govern the filing of documents, required notices, motion practice, the taking of testimony, discovery, sanctions for litigation misconduct, and settlement. Additional rules address unique aspects of and requirements for IPR, PGR, CBM, and derivation proceedings, respectively.

Although the design of the new patent challenge proceedings (PGR, IPR, and CBM) generally favors the challenger, the new contested proceedings present challenges and opportunities for both petitioners and patent owners. For example, petitioners must consider the significant estoppel that will attach to a final written decision in IPR and PGR in particular, precluding further litigation on grounds that the petitioner raised or “reasonably could have raised” in the IPR or PGR. And patent owners must now need to be prepared to defend their patents, as soon (potentially) as they issue, against challengers with no standing limitations, in fast-paced proceedings where there is a limited opportunity to amend claims. On the other hand, both sides are essentially forced to show their best cards, without the opportunity to delay litigation via wide-ranging discovery or otherwise. And USPTO litigation is conducted before patent law experts, many of whom are technically trained. For the savvy and well-prepared litigant &ndash petitioner or patent owner &ndash the new contested proceedings present a golden opportunity to showcase a meritorious position.

The new proceedings also present challenges and opportunities for counsel. The USPTO contested proceeding is an entirely new practice arena, and one that is proving popular among patent challengers. However, these are high-stakes, fast-track, tightly-run proceedings, frequently conducted in the shadow of concurrent infringement litigation in the courts. Of counsel, they require specialized expertise, careful preparation, and sophisticated strategic analysis.

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