대법원 2012. 8. 23.선고
2010후3424 판결 요지
선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

대법원 2011. 9. 8.선고
2010후3554 판결 요지
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(제제설계)를 위하여 그 결정다형(결정다형)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이다. 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 한다.

대법원 2010. 8. 19. 선고
2008후4998 판결 요지
특허 등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

1. 선택발명의 정의와 특허요건
선택발명이라 함은 ‘선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명’을 의미합니다. 선택발명은 선행발명의 개념 속에 포섭되어 그 개념으로 징표되는 구성과 효과에 의하여 공지된 발명이므로 특허법의 일반 원칙에 비추어 볼 때 그 신규성 내지 진보성이 부정되어야 함이 원칙입니다. 
그러나 선행발명의 개념 속에 포섭되어 있다고 하더라도 그 특허 등록을 인정하는 것이 ‘기술 발전의 촉진을 통한 산업발전’이라는 특허법 목적에 부합하는 경우가 존재합니다. 즉, 화학 물질에 관한 발명 분야에서는, 특정 물질이 갖는 효과의 예측과 그 예측을 실험을 통하여 검증하는 것 자체가 기술적으로 큰 의미가 있어 이를 장려할 필요가 있고, 후행 발명의 효과가 선행발명의 그것에 비하여 질적으로 다르거나 상위 개념의 화합물을 통해 예측되는 효과보다 현저히 양적으로 증대된 효과라면 그 자체로 새로운 발명을 한 것과 동일한 가치가 부여될 수 있습니다. 그리고 이러한 발명에 독점권이라는 동기를 부여함으로써, 실험의 과학인 화학물질에 관한 발명 분야에서 상위 개념의 화합물 일반식에 묻혀 사장될 수 있는 특정 물질의 가치 재발견을 촉진할 수 있는 계기를 마련할 수 있습니다. 이러한 정책적 고려가 작용하여 판례는 예외적 요건 즉, 그 발명이 갖는 효과가 선행발명의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저히 증대된 효과인 경우에 한하여 선택발명의 특허 등록을 인정하고 있으며, 위 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 또한 이러한 선택발명의 법리에 충실한 판례 중 하나입니다.  
 
2. 선택발명 범위의 확장
종래 선택발명에 관한 법리는 상위 개념으로 표현된 화합물에 포섭되는 개개의 화합물에 관한 신규 용도 발명의 특허 요건을 중심으로 발전하여 왔습니다. 그러나 최근 판례는 선택발명에 포함되는지 여부에 대해서는 명시적으로 판단하지 않은 채, 선택발명에 관한 법리를 유사한 사례에 확장하여 적용하고 있습니다. 
가. 신규 결정형 발명과 선택발명의 진보성 판단 기준 : 의약용도를 갖는 신규 물질이 발견 내지 합성되어 그 신규 물질에 관한 특허권이 설정 등록된 경우 그 신규 물질 자체에 대하여 출원일로부터 20년간 독점권이 허여되는바, 이러한 특허를 강학상 ‘물질특허’라고 지칭합니다.  물질 특허가 출원된 뒤에 해당 물질특허의 발명자는 그 물질에 대한 실험을 계속하여 새로운 의약 용도를 발견하거나 그 물질의 효과를 개선하기 위한 여러 연구를 진행하게 되며, 이러한 후속 연구의 결과물 또한 특허법상 특허 요건을 갖추는 경우 특허 등록이 허용될 수 있습니다.
일반적으로 의약 물질이 약품으로 사용될 수 있을 정도의 경제성을 갖추기 위해서는, 그 물질이 갖는 특별한 약리 효과를 발견한 것만으로는 부족하고, 그 물질이 일정 기간 이상 보관되더라도 그 약리 효과를 유지할 수 있을 만큼의 화학적 안정성을 확보하고, 충분한 용해도를 갖추어 인체의 특정 부위 세포 단위에 까지 그 의약 물질이 충분히 전달됨으로써 그 약리효과가 발휘 될 수 있어야 합니다.  이러한 동기 하에 선행 발명인 신규 물질에 대한 특정 결정형 예를 들면, 신규 물질의 수화물 등을 개발하는 연구가 진행되며, 그 결과물로 얻어지는 발명을 통칭하여 ‘신규 결정형 발명’이라고 부릅니다. 
‘신규 결정형 발명’은 선행발명과 그 화학 구조식이 일부 달라 전통적인 선택발명의 범주에 포함되지 않는 경우도 존재하지만, ① 신규 결정형과 선행 물질의 약리 활성을 나타내는 화학 구조가 완전히 동일하고, ② 선행 물질을 특정 조건에 두는 경우 그 선행 물질이 안정화 되려는 성질에 의하여 특정 결정형으로 분화함이 일반적이므로, 선행 물질의 개발 당시 그 물질은 특정 결정형으로 존재하는 것과 그렇지 않은 것이 혼재하여 있었다고 평가할 수 있으며, ③ 신규 결정형 발명은 선행 물질과 동일한 약리 효과를 갖는바, 이러한 신규 결정형 발명의 특징은 선행 발명의 본질적인 기술적 사상을 공유하는 선택 발명과 그 속성이 매우 유사합니다.  더구나 신규 결정형 발명은 특정 약리 효과를 갖는 물질이 개발 내지 발견되면 그 물질을 약품으로 개발하기 위하여 필수적으로 시도되는 연구 결과의 하나입니다. 그렇기 때문에 신규 결정형 발명에 독자의 독점권을 부여하는 것이 정당화되기 위해서는 선행 발명과 대비하여 현저한 기술적 기여를 하였음이 인정되어야 합니다.
대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3554 판결은 신규 결정형 발명의 진보성 판단과 관련하여, “결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다”라고 판시하여 선택발명의 진보성 판단 기준과 동일한 기준으로 신규 결정형 발명의 진보성 구비 여부를 판단하였습니다.  위 판례가 신규 결정형 발명과 선택 발명의 동일성 내지 유사성을 논증한 것은 아니지만, 선택 발명의 진보성 판단 기준과 동일한 기준에 의하여 신규 결정형 발명의 진보성을 판단하였다는 점에서, 위 판례 또한 신규 결정형 발명과 선택 발명의 본질적 유사성을 포착한 것이라고 평가할 수 있으며, 이러한 평가에 근거하여 추후 신규 결정형 발명의 명세서 기재요건이나 신규성이 문제될 때에 선택 발명에서 논의되었던 법리가 유추될 수 있는 단초를 얻을 수 있습니다.

나. 협의의 수치한정 발명과 선택발명의 진보성 판단 기준 : 수치한정 발명의 경우 크게 ① 당해 청구항의 구성 요소인 수치 한정 이외의 나머지 구성요소도 신규한 발명과, ② 오로지 수치 한정만이 신규한 발명으로 구분할 수 있으며, 후자의 발명을 일반적으로 ‘협의의 수치한정 발명’이라고 칭합니다.  협의의 수치한정 발명의 경우 전통적인 선택 발명으로 분류되지는 않지만, 협의의 수치한정 발명은 선행 발명이 포괄하는 발명의 범위 안에서 특정 수치 범위로 한정된 기술만을 포착하여 선택한 발명이라는 점에서 선택발명과 그 본질이 동일합니다.
특허법원 2005. 1. 13. 선고 2004허6521 판결 또한 “수치한정발명이나 의약의 용도발명의 경우 물질발명인 선택발명과 카테고리를 달리하지만 어느 경우이든 기존 공지기술의 범위에 속하는 것임에도 예외적으로 특허성이 인정되는 발명이라는 점에서 본질적인 공통점을 가지고 있는 바, 전자의 두 경우는 모두 명세서에 발명의 이질적이거나 현저한 효과를 명확히 기재할 것을 요구하거나 이를 뒷받침하는 객관적인 데이터까지 포함시킬 것을 요구하고 있음”이라고 판시하여 협의의 수치한정 발명이 선택 발명과 본질적 공통점을 가지고 있음을 인정하고 있습니다. 
이에 더 나아가 최근 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결은 협의의 수치한정 발명과 관련하여 “수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다”라고 판시하고 있습니다.  임계적 의의가 특정 수치 범위의 상한과 하한에서 선행 발명이 갖는 효과보다 현저히 양적으로 증대된 효과를 달성하였는지를 판단하는 개념이라는 점에서, 위 판례에서 특정 수치 범위 내에서 이질적 효과를 달성하는 것만으로 임계적 의의가 요구되지 않는다고 판시한 것은 “선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다”는 선택 발명의 진보성 판단 기준과 동일한 것이라고 평가할 수 있습니다.  이러한 점에 비추어 볼 때 판례는 협의의 수치한정 발명이 비록 전통적인 선택 발명에 포함되지는 않더라도 선택 발명과 그 본질이 동일하다는 점에 착안하여 협의의 수치한정 발명에 선택발명과 동일한 진보성 판단 기준을 확대하여 적용하고 있다고 평가할 수 있습니다.

판례제공 : 법무법인 세종