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[美 시라큐스대 로스쿨제휴 교수진 칼럼]미 특허 제도의 중대한 변화
리사 돌락 교수·특허전문 변호사  |  -
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[0호] 승인 2013.03.18  16:16:00
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우리는 미 특허 제도에 있어서 최종적인 그리고 중대한 변화를 목전에 두고 있다. 2013년 3월 16일을 기점으로 미국의 특허 제도는 전통적인 ‘선발명주의’에서 ‘선출원주의’로 바뀌게 된다.
2011년도에 제정된 개정발명법(The Leahy-Smith America Invents Act , 이하 AIA)은 세 단계를 걸쳐서 시행되어 왔다. 2011년 9월 16일에 시행된 첫 단계에서는 기존 특허법의 최선실시예(best mode) 권리 무효 항변 방식이 종료되었다. 또 특허 침해 소송 시 다수의 피고를 하나의 당사자로 취급할 경우 새롭게 적용되는 제약에 관한 조항이 추가되었을 뿐만 아니라 세무전략에 관한 특허를 방지하기 위한 조항이 더해졌다. 2012년 9월 16일 시행된 두 번째 단계에서는 당사자계 재심, 보충심사, 특정 영업방식에 대한 과도기적 등록 후 재심 절차를 포함한 다수의 등록 후 심사 절차가 시행되었다. 세 번째이자 마지막 AIA 개혁 절차에서는 선행기술 자격요건의 변화를 통한 미 특허 제도의 근간의 변혁을 통해 선발명주의 제도에서 선출원주의 제도로 실질적으로 변환이 이루어졌다.
미국의 구특허법에서는 특허권 분쟁 시 후순위 특허출원자가 선발명을 증명함으로써 선출원자에게서 특허권을 방어 및 회복 할 수 있었다. 하지만 새로운 법안은 선발명자에 무관하게 선출원한 자에게 그 특허권을 부여한다. 이러한 새로운 선행기술 법안은 2013년 3월 16일 이후로 미특허청에 접수하는 모든 신청서에 적용이 된다. 다만 2013년 3월 16일 이전의 특허출원 신청서에 기반하는 분쟁은 이러한 새로운 법안에 적용을 받지 않는다.
AIA는 선행기술의 정의를 두 가지 면에서 확장시킨다. 첫째로, 구법에서의 지형적인 제약에 관한 특정 항목을 삭제하였다. 둘째로, 외국에서의 선행기술에 관한 특허 신청에서의 해외 접수 날짜를 인정하였다. 하지만 이와 같은 새로운 법안이 비교적 명료함에도 불구하고 이에 관련한 법조항의 해석에 대한 여러 분쟁이 존재하고 있으며, 현재 이에 대한 사법적 고려를 기다리고 있다.
새로운 제도는 발명자들을 위하여 다수의 보호법안을 제공한다. 첫째로, 후순위 접수 발명가는 자신의 발명품에 대한 특허 출원 및 등록을 한 제삼자를 대상으로 모인출원 여부심사를 미 특허청에 신청할 수 있다. 둘째로, 새로운 법안은 발명가의 특허에 대한 유효 특허출원 날짜로부터 1년 이하의 기간 내 행해지는 발명가의 특허공개나 발명가로부터의 그 공개된 특허에 관한 정보를 취득하는 행위를 통해서는 그 특허의 선행기술로서의 권리를 발명가를 상대로 행사할 수 없다는 내용의 유예기간이라는 새로운 개념을 포함하고 있다. 이로서 발명가는 자신의 특허를 공개공보를 한 시점으로부터 1년 안에 특허권을 접수함으로써 제 3자에 의한 자신의 선행기술에 대한 특허권의 침해를 막을 수 있다. 특히 국제 특허 보호를 받고자 하는 자는 접수 전 특허공보를 통하여 타국에서의 절대적 신규성을 확보할 수 있다.
이에 관련하여 다국적 특허업무에 익숙한 지원자들은 새로운 미국의 특허제도에 손쉽게 적응할 수 있을 것이다. 하지만 다른 지원자들은 새로운 특허제도에 대한 부적응에 따른 피해를 예방하기 위하여 특허 접수, 평가, 처리 과정을 적절히 조정할 필요가 있다. 새로운 선출원주의 제도는 특허출원자들에게 효율적 예비접수와 신속한 특허 출원의 장점을 제공할 것이다. 하지만 특허출원 및 특허권에 관한 이의제기는 관련 특허출원 공보 후 1년 내 제기돼야 하므로 관련 특허출원자들과 예비 특허출원자들은 언제나 특허출원 공보를 면밀하고 신중하게 검토해야 할 것이다. 특히 현재 AIA에 의하여 미 특허 제도에서의 발명날짜에 대한 중요성과 의존성이 낮아지고 있음에도 불구하고 추후의 특허분쟁에 대비하여 발명에 대한 정확한 기록을 유지하는 것은 여전히 매우 중요하다. 특히 이러한 발명기록은 새로운 특허제도에서 특허분쟁 시 그에 대한 선사용권을 확립하는데 유용할 것이다.
상기에 기반하면 해외에서의 특허출원을 준비하는 미국의 특허신청인은 위에서 언급된 유예기간의 이점을 누릴 수 없게 된다. 하지만 복잡한 특허에 관한 뛰어난 완성도를 지닌 특허 신청서를 장기간에 걸쳐 준비하여 접수하는 것은 선출원주의의 세계에서 상당한 위험도를 안겨준다. 그러므로 신청인들은 이른 유효 특허출원 날짜를 획득하기 위하여 빠르고 저렴한 임시 특허 신청서를 사용하는 것을 언제나 고려해 보아야 한다.
마지막으로, 현재 미국이 선출원주의로의 전환이 이루어지고 있지만 2013년 3월 16일 이전에 접수되는 특허출원 신청서는 그 특허의 유효기간 동안 구법의 적용을 받게 됨을 명심해야 할 것이다. 따라서 향후 20~25년 또는 더욱 오랜 기간 동안 미 특허청, 미 법원 그리고 미국의 특허신청인들은 두 가지 별개의 특허법의 영향을 받게 될 것이다.



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