1. 사안의 개요

원고는 피고회사의 연구원으로 재직하던 1993년경 2건의 직무발명을 하고 그에 관하여 특허를 받을 권리를 피고회사에 양도하였으며, 피고회사는 이들을 특허 출원하여 등록하였다. 원고는 피고회사가 위 2건의 등록된 특허발명(이하 각 ‘제1특허발명’ 및 ‘제2특허발명’)을 피고회사 생산 제품에 실시하고 있음을 이유로 구 특허법(2006년 3월 3일 법률 제7869호로 개정되기 전의 것)에 따른 직무발명보상금 청구의 소를 제기하였다.

2. 1심 판결의 요지

원고의 청구에 대해 피고회사는, 피고회사 제품은 위 특허를 실시하는 것이 아니고, 또한 위 특허들은 신규성 내지 진보성이 없는 무효 사유로 피고회사는 위 특허들의 실시로 인한 독점적 이익을 얻고 있지 않으므로 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하였다.

이에 대해 1심 판결은 제1특허발명은 피고회사가 증거로 제출한 비교대상발명과 대비하여 볼 때 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로 특허로 인한 독점적 이익을 얻지 못하여 직무발명보상의무가 없다고 판단하였다.

그러나 제2특허발명에 관하여는 사용자가 발명자로부터 직무발명을 승계한 후 그 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락을 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 보상금을 지급하여야 하되 다만 그러한 사정은 독점권 기여율의 산정 요소로 고려될 수 있다고 판시하면서 [보상금 = 사용자의 매출액×직무발명의 기여도×실시료율×독점권 기여율×발명자 공헌도×발명자 기여율(단독발명이므로 100%)]의 산식으로 보상금을 결정하였다.

3. 원심 판결 및 대상판결의 요지

원심판결은 제1특허발명에 관하여는 1심과 달리, 피고회사가 제시한 비교대상발명만으로는 무효가 명백하다고 볼 수 없고, 가사 무효가 될 가능성이 있다고 하더라도 그 발명이 경쟁관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지기술이라고 인정할 수 없는 이상 그 무효 사유의 존재만으로는 특허발명의 보호가치가 전혀 없다거나 그 사용에 따른 독점적 이익이 전혀 없다고 할 수 없어 피고회사가 보상금 지급의무를 면할 수 없다고 판단하였다.

한편, 원심판결은 피고회사가 제1특허발명 및 제2특허발명을 실시하지는 않았다고 보이나, 피고 제품은 위 특허발명 실시제품의 수요대체품으로서 위 특허발명으로 피고 제품의 매출 증가에 어느 정도 영향이 있다고 추인할 수 있으므로, 특허발명을 실시하지 않은 사정만으로는 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없고 다만 이는 독점권 기여율의 산정에 고려할 수 있을 뿐이라고 판단하였다.

대상판결은, 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것이 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이라고 한 다음, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않거나 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 다만 이는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있다고 하여 원심의 판단을 유지하였다.

4. 대상판결의 의의

대상판결은 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익은 수익·비용의 정산과는 무관하게 직무발명 자체에 의해 얻는 이익을 의미한다는 기존 판례의 입장을 확인하면서, 가사 직무발명 특허에 무효 사유가 있거나 실시 제품이 그 권리범위에 속하지 않더라도, 특허권에 따른 독점적·배타적 이익의 실재 유무를 기준으로 사용자의 이익을 판단하여야 한다는 기준을 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.