특허침해소송에선 ‘원 브레인(One Brain) 전략’이 중요하다.

특허업계에 통용되는 용어는 아니다. 특허소송실무를 경험하면서 동료와 후배들, 그리고 고객에게 특허소송에는 다음과 같은 전략이 반드시 필요하다고 설명하는 과정에서 필자가 만들어 본 용어다.

“원 브레인 전략 : 특허침해소송은 통상 무효소송과 병행되는데, 침해소송만 대리하는 경우라도 무효소송의 모든 쟁점들을 이해하고 전략수립에 참여해야 한다. 특허침해소송 대리인은 자신의 머리에(One Brain) 무효소송의 모든 쟁점들도 이해하고, 전략수립에 참여해야 한다.”

침해소송 대리인이 무효소송도 대리하기도 하지만, 통상 침해소송은 변호사, 무효소송은 변리사가 수행한다.

2009년 통계에 따르면 변리사 특허법원 단독대리 건수가 65%였다고 한다. 최근 통계는 확인할 수 없지만, 실무 현실은 여전한 것으로 보인다.

침해소송 대리인이 ‘원 브레인 전략’을 사용하지 않으면 어떻게 될까? 침해소송에서 자기 모순적 주장을 하여 낭패를 보게 될 수 있다. 어떻게 그런 일이 가능한가?

특허는 A+B+c이고, 침해제품은 A+B+c1인 침해소송을 생각해보자. 문언침해는 아니지만, 균등침해인지(c≒c1) 여부가 다투어지고 있다.

상대방은 무효자료소송에서 A+B+c2(선행기술 1)와 A+b+C(선행기술 2)를 제시하며 특허가 진보성이 없다고 주장한다. 이런 경우엔 c, c1, c2, C 관계가 중요한데, 살펴보니 C⊃c1, C⊃c2다.

침해소송에서 특허권자 대리인은 침해주장을 위해 c≒c1라고 주장한다. 무효소송에서 특허권자 대리인은 무효를 피하기 위해 c≠c2와 B≠b라 주장한다. 여기까진 괜찮다. 그런데 무효소송 특허권자 대리인이 특허 A+B+c와 A+b+C(선행기술 2)가 좀 더 다른 기술로 보이게 하려고 c≠C라고까지 주장하게 되었다.

c≠C라고? c≠C라는 주장은 c≠c1라는 주장을 포함한다. C⊃c1이니까! 앞으로 돌아가 보자. c≒c1이어야 침해다. 그런데 특허권자 스스로 c≠c1이라고 비침해를 주장한 셈이다. 아뿔싸!

이 경우 ‘원 브레인 전략’을 사용했다면 어떻게 되었을까? 침해소송 대리인은 무효소송 서면 전략을 수립할 때, A+b+C(선행기술 2)에 대하여 c≠C라고까지 주장하면 c≠c1라는 주장이 되어 비침해를 주장하게 되는 위험성을 알리고, A+b+C(선행기술 2)에 대한 대응은 특허 A+B+c과 구성요소들이 다를 뿐 아니라 구성이 곤란하고 효과가 현저하다는 측면을 강조하는 선에서 그치도록 해야 한다.

물론 ‘원 브레인 전략’을 수행해도 명백히 질 사건을 이길 순 없다. 위 사례에서도 ‘원 브레인 전략’을 수행한 경우라도 이기는 것까지 담보하는 것은 아니다. 또 모순된 주장을 했다고 반드시 지는 것도 아니다. 다만 이 전략에 실패하면, 쉽게 이길 수 있는 사건을 매우 어렵게 만들거나, 질 수도 이길 수도 있는 애매한 사건에서 확실하게 질 수 있다.

‘원 브레인 전략’의 성공 여부는 고객에게 달려 있다. 고객을 설득하여 수임계약을 ‘원 브레인 전략’에 맞는 구조로 체결해야 한다. 선의만으로 ‘원 브레인 전략’의 유지가 어렵다.

어려운 일이지만 반드시 관철해야 한다. 고객을 위해서.