특허소송은 상담과정에서 살펴볼 쟁점들이 많다. 등록특허 내용 파악, 침해 주장 제품/서비스와 특허청구범위의 비교를 통한 문언/균등침해 가능성 검토, 특허청구범위에 기능적 구성요소 존재 검토를 통한 제한해석 가능성 검토, 특허출원포대 내용 검토를 통한 금반언원칙의 적용 가능성 검토, 특허무효 가능성 검토 등.

소송 전 이런 쟁점 검토 없이 혹은 일부 쟁점만 검토하고 진행하면 낭패 볼 가능성이 99%다. 그럼에도 고객은 쟁점 검토를 하지 않고 수임계약 체결을 결정하려 한다. 왜 일까? 고객이 비전문가이기 때문이다. 특허소송 경험이 없거나 있다 해도 특허 법리를 잘 모르기 때문이다. 따라서 특허소송 상담과정에서 소송 전 쟁점 검토가 필수사항이라는 점을 설득하는 것은 대리인의 의무다.

다소 시간이 걸리더라도 상담과정에서 지난 칼럼들에서 언급한 특허소송의 특수한 법리들을 설명해주어야 한다. 고객이 특허등록공보와 침해제품을 비교하고 침해로 확신했던 경우라도 검토 결과 비침해로 결론이 날 수도 있고, 그 반대의 경우도 있을 수 있다는 점을 설명해야 한다. 설명을 들은 고객이 소송 전 쟁점 검토의 필요성을 받아들일 즈음에는, 합리적인 쟁점 검토비용을 제시해야 한다.

쟁점 검토비용을 받지 않고도 그러한 서비스를 제공할 수 있다면 좋은 일이다. 하지만 적잖은 검토 시간이 소요되는 업무이고 충실하고 책임 있는 검토가 필요한 만큼 합리적인 검토 비용을 받는 것이 바람직하다. 고객에게도 결코 낭비가 아니다. 검토 결과, 불필요한 소송임이 확인되면 이를 확인하지 못했을 경우 지출했을 막대한 비용을 아낄 수 있고, 필요한 소송이라 확인되면 승소 가능성을 높이기 위한 전략 수립이 가능하기 때문이다. 더구나 소송 진행 시 검토 비용은 착수금에 포함된다고 하면, 고객은 쟁점 검토 비용이 합리적인 경영판단 자료를 위한 필요비라는 점에 동의할 수 있을 것이다.

마지막 점검 사항으로서, 고객과 특허소송의 가치에 대하여 비즈니스적 관점에서 이야기를 나누어야 한다. 사업가로서는 소송은 가능하면 피하는 것이 상책이다. 변호사 비용이 무서운 게 아니라, 소중한 시간과 노력을 사업이 아닌 곳에 쓰는 기회비용 손실이 치명적이기 때문이다. 특허소송을 통해 얻을 수 있는 비즈니스적 이익이 분명해야 한다.

특허 공격자의 경우, 상대방이 회피설계를 할 수 있거나, 예상되는 특허소송 비용보다 특허로 얻는 이익이 크지 않거나, 무효 가능성이 상당히 높은 경우 소송은 유해하다. 물론 그 경우라도 다른 이유로 소송 필요성이 있을 수 있지만, 그 이유는 반드시 비즈니스적 관점으로 환원되어 냉철히 평가되어야 한다.

특허 방어자의 경우도 마찬가지이다. 회피설계할 수 있는 사안인데도 감정싸움으로 소송을 진행해선 안 되고, 침해 리스크가 높고 승산이 높지 않은 반면 소송에 상당한 비용과 시간 투자가 있을 거라 예상되는 경우 해당 사업을 지속할 필요성이 있는지 냉철히 가늠해보아야 한다.

고객과 특허소송의 비즈니스적 가치에 대해 이야기 나누면, 고객 스스로 소송 전 쟁점 검토의 필요성을 더욱 확신할 수 있게 될 것이다. 동시에 소송 전 쟁점 검토 비용도 특허소송이 가치 있는 투자인지 가늠하기 위한 필요비라는 점도 이해할 수 있게 될 것이다.