발명이 특허권으로 탄생되기까지의 역사는 기록된다. 특허청에 처음 접수된 특허출원서, 심사관이 출원인에게 보낸 의견제출통지서, 출원인이 거절이유를 극복하고자 특허청구범위를 수정한 보정서와 이에 따른 의견서 등 특허청에 접수된 모든 기록들은 보관되고 누구나 열람할 수 있다.

특허기술을 공개하여 산업 발전에 이바지하려는 특허법의 목적에 따른 조치이며, 일반인에게 특허권의 권리범위가 어떻게 설정되었는지를 명확하게 알려주기 위한 제도이기도 하다.

특허제도가 이렇게 설계되어 있는 만큼, 특허소송 상담과정에서 반드시 특허의 역사를 확인하여야 한다. 특허의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 따른다는 것만 기억하고 등록특허공보만 확인하면 낭패를 볼 수 있다. 특허에는 다음과 같은 슬픈 역사가 있을 수 있기 때문이다.

특허청구범위에 구성요소 A+B+c로 기재되어 있다. 침해 대상제품을 보니 A+B+c’로 되어 있다. 이때는 A+B+c와 A+B+c’가 균등침해로 볼 수 있는지 살펴봐야 한다. 균등침해에 해당할 것 같다. 소송을 바로 진행하면 되는가? 그렇지 않다. 특허에 슬픈 역사가 있는지 살펴보아야 한다.

특허청에 해당 특허의 출원포대를 신청한다. 최초 출원서, 의견제출통지서, 보정서와 의견서를 차례로 살펴본다. 최초 출원에서는 A+B+C로 더 넓게 기재되어 있다. 의견제출통지서를 살펴보니, 심사관이 A+B+C’라는 선행기술 등을 이유로 진보성이 없어 거절하겠다는 취지였다.

출원인은 이를 극복하고자 특허청구범위가 A+B+c로 수정된 보정서를 제출하였다. 거기까지는 좋았다. 그런데 의견서를 보니 C를 c로 수정하면서 A+B+c는 A+B+C’에 비해 훨씬 효과가 탁월하다는 점을 언급하며, 굳이 A+B+c’에 비해서도 효과가 탁월하다는 주장까지 펼쳤다. 이러면 균등침해 주장이 어려워진다. ‘아휴, 왜 이런 실수를 했을까?’ 싶다. 아니다. 사후에 살펴보니 ‘언급할 필요가 없다’고 생각되는 것이지, 당시 현실에서는 그래야만 ‘확실하게’ 등록을 받을 수 있겠다는 판단이 들 수 있다. 특허의 슬픈 역사는 이렇게 탄생한다.

이러한 경우가 실제 있을까 싶은가? 물론이다. 이러한 경우들이 종종 발생하였기에, ‘포대금반언의 원칙(File WrApper Estoppel)’이라는 법리가 만들어졌다. 특허권자 스스로 특허를 받고자 하는 과정에서 스스로 권리를 포기한 부분에 대해 뒤늦게 주장을 번복해서는 안 된다는 법리다.

대법원은 “특허권자가 비교대상제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에, 비교대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다”고 판시하였다(2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결).

앞 사례에서, 등록특허공보만 보고 균등침해를 논할 때에는 특허침해였다. 하지만 특허의 슬픈 역사로 인해 비침해임이 확인되었다. 이처럼 특허소송 상담과정에서 특허의 역사를 살펴보지 않으면 상담 결론이 뒤바뀔 수 있다.

그러고 보니, 특허소송 상담과정에서 살펴볼 것도 참 많다. 상담과정에서 비용지불을 많이 할 고객은 흔치 않는데. 그러면 어떻게 해야 하는가? 이는 다음 칼럼에서 살펴보기로 한다.

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