특허소송 상담과정에서는, 먼저 특허 명세서를 분석하여 등록특허의 실질이 무엇이며, 침해제품이라 주장되는 실시발명(이하, 실시발명)이 특허청구범위에 기재된 권리범위에 포함되는지 검토하여야 한다. 실시발명이 등록특허의 권리범위에 포함되지 않는 것이 명백한 경우를 제외한다면, 결과는 두 가지 경우 중 하나다. 첫째, 실시발명이 특허청구범위 문언에 포함되는 경우와(문언침해), 둘째, 문언상으로는 다르지만 특허청구범위와 실질적으로 동일한 것으로 볼 여지가 있는 경우다(균등침해).

문언침해로 보이는 경우라면, 바로 특허권자에게 승소를 장담하며 소송을 권유해도 되는가? 또 상대방을 상담한 것이라면 패소할 것이라며 빨리 침해를 중지하고 협상할 것을 종용해야 하는가? 그렇지 않다. 두 가지 가능성을 더 살펴야 한다. 첫째는 무효 가능성 검토요, 둘째는, 문언상 침해하는 것처럼 보여도 예외적으로 비침해가 될 수 있는 기능적 청구항 여부 검토이다.

기능적 청구항이란, 특허청구범위의 구성요소 중 전부 또는 일부를 기능적 표현으로 기재한 것을 말한다. 예컨대, ‘고무줄’과 같이 그 기능과 재질 등을 구체적으로 표현한 구성요소와 달리, ‘탄성부재’와 같이 그 기능만이 표현된 구성요소가 포함된 특허청구범위를 기능적 청구항이라 한다.

법원은 기능적 청구항에 대하여, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어로서 원칙적으로 허용되지 않는 것이라 하면서도, 기능적 표현이라도 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정할 수 있는 경우에는 허용된다고 본다. 여기에 기능적 청구항의 권리범위가 제한될 수 있는 여지가 발생한다.

즉, 법원이 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정할 수 있는 경우에 기능적 청구항을 인정한다는 것의 의미는, 기능적 청구항을 인정하되, 문언 표현 그 자체로 권리범위를 확정하지 않고, 명세서 본문과 도면에 기재된 실시예와 이러한 실시예의 균등물로 권리범위를 제한한다는 뜻이다.

실제 실시발명의 구성요소가 ‘재질로서 완충역할을 하는 완충장치’인데 특허청구범위에 ‘완충기’라고 기재되어 있어 문언상으로는 특허 침해에 해당하는 것으로 보이는 사례에서, 법원은 발명의 상세한 설명에 ‘완충기’ 실시예로서 ‘재질로서 완충역할을 하는 완충기’는 없고, ‘장치로서 완충역할을 하는 완충기’만 존재하므로, 문언상의 권리범위를 제한해석하여 실시발명이 권리범위에 해당되지 않는다고 보았다(특허법원 2007. 1. 11. 선고 2006허886 판결).

이러한 법원의 입장은 특허출원인 입장에서는 가능하면 기능적 표현을 사용하여 특허권을 더 넓게 확보하고자 하는 욕망이 존재할 수 있는 것을 고려하여 이를 수용하되 합리적인 수준에서 제한하기 위한 법리로 볼 수 있다.

따라서 실시발명이 특허권리범위 문언침해로 보인다 할지라도, 반드시 특허청구범위에 기능적 표현이 있는지, 있는 경우 발명의 상세한 설명과 도면의 실시예와 실시발명이 동일하거나 균등하다고 볼 수 있는지 검토해야 한다.

검토 결과 동일하거나 균등하다고 보일 경우, 이제 무효 가능성만 검토하면 되는가? 그렇지 않다. 특허에 존재할 수 있는 슬픈 역사에 대한 검토가 필요한 바, 이는 다음 칼럼에서 살펴보기로 한다. 

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