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[최신판례]종업원이 직무발명을 외국에서 특허 등록 받은 경우에도 사용자 회사가 그 특허발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리가 인정되는지대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결
판례제공 : 김시주 변호사  |  /판례제공 : 김시주 변호사
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[536호] 승인 2015.03.27  18:34:18
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1. 사실관계
甲 회사에 자동차 와이퍼 개발 총괄책임 연구원으로 근무하던 乙은 2005. 6. 23. 甲 회사를 퇴직한 후, 그로부터 며칠 지나지 않은 2005. 7. 1. 와이퍼에 관한 특허출원을 하였다. 또한, 약 5개월이 지난 후 2005. 11. 4. 와이퍼에 관한 실용신안도 추가로 출원하였다. 이후 위 2건은 심사를 거쳐 등록되었으며, 또한 이에 대한 해외 출원도 진행하여 캐나다 등 외국에서 특허와 실용신안등록을 출원했다.

甲 회사가 같은 와이퍼를 생산해 해외 업체에 판매하자 乙은 같은 해외 업체에 자신의 특허권을 침해하지 말라는 경고장을 보냈다. 甲 회사는, 甲 회사가 판매하는 와이퍼는 乙이 회사를 다닐 때 직무와 관련해 발명한 것이기 때문에 대한민국에서 등록한 특허권 및 실용신안권에 관한 직무발명(이하 ‘이 사건 발명’)에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 또는 실용신안권에 대하여도 甲 회사가 통상실시권을 취득하므로, 乙이 甲 회사 제품이 자신의 특허권을 침해한다고 거래처 등에 선전하는 행위는 허위사실을 유포하여 영업을 방해하는 행위에 해당한다고 주장하며, 乙은 제3자에게 구두로 또는 문서로 甲 회사의 와이퍼 제품이 乙의 권리를 침해한다는 취지의 허위사실을 유포하여서는 아니된다는 영업방해 금지청구를 하였다.

2. 1심 및 2심 판결의 입장
1심 판결은 甲 회사의 연구개발기록을 토대로 볼 때 乙이 퇴직하기 전에 위 발명에 해당하는 와이퍼 도면을 완성한 점 등에 비추어 퇴직 전에 이미 관련 기술개발이 완성되었다고 판단하면서, 퇴직 전 완성된 기술의 내용과 이후 출원된 특허의 특허청구범위 사이에 사소한 차이를 인정할 수 있지만, 구성 및 효과면에서 양자가 실질적으로 동일하다고 판단하였다.

乙이 2심에서 이 사건 청구의 국재재판관할권이 대한민국 법원에 없다고 주장한 데 대하여, 2심 판결은 특허권의 효력 여부가 직접적인 심판대상이 되는 소송의 경우 등록국에 전속관할이 있으나, 단지 일반 민사소송의 선결문제에 불과할 경우에는 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 심리, 판단할 수 있다고 보아야 한다고 하면서 이 사건에 관하여 대한민국법원은 국제재판관할권을 가진다고 판단하였다.

아울러 1심과 2심 판결은 乙이 甲 회사가 대한민국 법원에 국재재판관할권이 없다고 주장한 데 대하여, 甲 회사가 발명 및 고안에 관하여 주장하는 통상실시권의 원인관계는 ‘직무발명’이므로 준거법은 한국법인 바, 甲 회사는 통상실시권을 가진다고 판단하여 乙의 주장을 받아들이지 않았다.

3. 대상 판결의 입장
가. 국제재판관할권이 대한민국 법원에 있는지 여부
(1) 판단 기준
국제사법 제2조 제1항은 “법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다”고 규정하고, 제2항은 “법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다”고 규정하고 있다. 따라서 법원은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송 당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다.

(2) 이 사건의 경우
甲 회사는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 乙은 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있는 사실, 乙이 이 사건 발명을 완성한 곳이 대한민국인 사실, 이 사건은 甲 회사의 乙에 대한 영업방해금지청구의 선결문제로서 乙이 甲 회사와 맺은 근로계약에 따라 완성되어 대한민국에서 등록한 이 사건 발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 또는 실용신안권에 대하여 甲 회사가 통상실시권을 취득하는지 여부가 문제가 되고 있는데 甲 회사가 이 사건 발명에 기초하여 외국에 등록되는 특허권이나 실용신안권에 대하여 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유·무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니한다.

이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건의 당사자 및 분쟁이 된 사안은 대한민국과 실질적인 관련성이 있어 대한민국 법원은 이 사건에 대하여 국제재판관할권을 가진다고 봄이 타당하다.

나. 통상실시권 취득의 준거법이 한국법인지 여부
(1) 판단기준
직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

(2) 이 사건의 경우
甲 회사는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 乙도 대한민국 국민으로서 甲 회사와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 甲 회사와 乙은 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 乙이 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 甲 회사·乙 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.

위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 甲 회사가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 乙이 甲 회사와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 甲 회사는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.

4. 판례의 의의
대상판결은 대한민국 법률에 따라 사용자는 직무발명에 대해 해당 발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는 바, 특허권자로 등록되어 있는 근로자가 사용자의 제품이 자신의 특허권을 침해한다고 거래처 등에 선전하는 행위는 허위사실을 유포하여 영업을 방해하는 행위에 해당하므로, 사용자는 근로자에 대하여 이러한 행위를 금지할 수 있다고 하여 甲 회사의 청구를 인용한 2심 판결을 정당하다고 판시하였다.

특히, 대상판결은 외국에서 출원되어 등록되어 공개된 특허권 및 실용신안권이라고 하더라도, 발명 및 고안에 관하여 주장하는 원인관계가 ‘직무발명’인 이상, 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 근로계약에 관한 준거법을 규정하고 있는 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이 준거법이 될 뿐, 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조에 따라 정하여지는 법률이 아니라고 판시한데 의미가 있다.

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