미 특허 시스템을 경험해본 특허 출원자나 변호사들은 미 특허 지원 절차에서의 신의 성실의 원칙에 대하여 익히 알고 있을 것이다. 이 신의 성실의 원칙은 37 C.F.R. § 1.56에서 “특허자격에 관련된 모든 알려진 중요한 정보들을 명시하도록 하는 의무”를 포함하도록 규정하고 있다. 이 원칙의 정당성은 “특허청이 특허 심사 시 특허자격에 관련된 모든 정보를 인지하고 있을 때 이것이 공공의 이익에 부합할 뿐만 아니라 그 심사 또한 가장 효율적으로 이루어진다”는 데에 그 바탕을 두고 있다.
미국의 신의 성실의 원칙은 법원에 의해 생성된 불공정 행위의 원칙을 통해 주로 강제되며 이 원칙은 특허 침해 소송 시 형평성의 원칙에 근거한 항변사유를 제공한다. 만약 법원이 출원자나 그의 법적 대리인이 신의 성실의 의무를 의도적으로 위반하였다고 판단할 경우 관련 특허는 그 불공정 행위로 인하여 강제 실현될 수 없는 특허로 판결이 날 수도 있는 것이다.
그러므로 미 특허 출원자들은 여러 적합한 방법들을 통해 신의 성실의 원칙에 부합할 수 있도록 충분히 권고를 받고 있다. 이러한 신의 성실의 원칙에 관련된 의무는 특허 심사과정의 출원자들에게만 적용되는 것이 아니다. 미국 발명법(America Invents Act)에 의거하여 공포된 새로운 법령들에 의하면 미 특허청의 특허등록 후 이의 절차에 연관되는 진정인과 특허보유자 또한 신의 성실의 원칙과 그 정보 제공 의무를 따르도록 명시하고 있다.
미 특허청의 신 법령 41.11조는 신의 성실과 선의의 의무를 특허등록 후 절차의 참여인에게 명확하게 부여하고 있다. 이 법령은 “특허등록 후 절차에 연관된 개인과 단체는 그 절차 동안 미 특허청에게 신의 성실과 선의의 의무를 지켜야 한다”라고 명시하고 있다. 이러한 법령에 대해 미 특허청은 “미 특허청에 대한 정직함은 절차의 무결성에 필수불가결하다”고 그 타당성을 설명하였다.
미 특허청은 “이러한 의무의 범위는 연방민사소송규칙 제 11조에 의해 적용되는 법원에 대한 의무와 비교 가능하다”라고 설명하였다. 따라서 신 법령 42.11조는 특허등록 후 절차에서 관련 적용가능 법률과 사실 관련 주장 시 신의 성실의 원칙에 부합하도록 요구하고 있다.
미 특허청은 법령 42.11조에 의해 부과되는 의무는 37 C.F.R. § 42.12에서 서술된 개요를 기반으로 한 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)의 제재 제도 및 절차를 통하여 강제될 것이라고 말하였다. 일례로 법령 42.12(b)조는 “절차상 확인된 사실에 대한 정지명령,” “특정 쟁점에 관한 제안 및 항변에서 특정 당사자의 참여 배제명령,” “증거배제명령,” 또는 “재판 판결 및 진정 기각 결정”을 포함한 가능한 여러 제재방식을 구체적으로 명시하고 있다. 또한 “필요시 특정 위법행위는 미 특허청의 Office of Enrollment and Discipline(OED)에 보고되어 관련 변호사나 로펌은 이에 대한 처벌 및 제재를 받을 수도 있다.”
새로운 미 특허청의 항소 절차를 주관하는 법령에 의해 부과되는 신의 성실의 원칙에 관련된 의무 중 두 번째로 그 중요성이 부각되는 것은 증거개시 관련 의무이다. 신 법령 42.51조는 각 진정인과 특허보유자에게 “일상적 증거개시”의 일부분으로서 상대방에게 “특허등록 후 절차 동안 그 상대가 주장한 내용 중 자신이 소유한 정보와 일치하지 않는 관련 정보가 있을 시” 이를 제공하도록 요구하고 있다. 이러한 “상대 주장 내용 중 관련 불일치 정보”들은 “사전에 제공되었을 경우를 제외하고” “불일치 관련 내용을 포함하는 서류 및 각종 자료들과 함께” 상대방에게 제공하도록 강제하고 있다.
이러한 법령의 밑바탕이 되는 직접적 정책적 이유는 추가적 증거개시 요구의 방지이며 궁극적으로는 이를 통하여 미 특허청의 목적인 “모든 절차에 대한 공정하고 빠르며 비싸지 않은 해결을 확보”하는데 있다.
위와 같은 의무들은 “발명가, 회사 간부, 그리고 관련 서류 및 그 외 물건들의 준비 및 접수에 관련된 사람들” 모두에게 적용된다. 여기서 “서류 및 그 외의 물건들의 준비 및 접수에 관련된 사람들”에는 당연히 각 진영의 주장을 변호하는 또는 관련 서류를 작성 및 제출하는 변호사도 포함이 될 것이며 증인진술서를 제출하는 사람 또한 일반적으로 포함이 될 것이다. 그러므로 불일치성 정보 제공 의무의 원칙은 변호사, 진술자, 그리고 각 진영 모두에게 그 의무를 부여하고 있는 것이다.
미 특허청은 법령 42.51조에 의해 부과되는 의무를 위반하는 자에게 특허심판원이 내리는 제재의 가능성에 대하여 고려 및 인지하고 있음을 명확히 보여주고 있다. 미 특허청은 법령 42.51조 정보제공 의무에 대한 위반은 증거개시절차의 남용에 해당되며 이는 37 C.F.R. § 42.12(b)하에서 제재의 대상이 된다고 지적하고 있다. 이 뿐만 아니라 이러한 법령의 위반을 인지하면서도 이에 참여한 변호사는 OED의 조사 및 제재의 대상이 될 수도 있으며, 불일치성 정보 제공의 의무를 위반한 또는 위반 혐의가 인정된 특허보유자는 불공정 행위 혐의 및 기소의 대상이 될 수 있는 것이다.
특허등록 후 절차 관련 변호사와 참여인들은 신의 성실의 원칙과 정보제공의 의무를 관련된 새로운 절차와 연동하여 반드시 숙지할 필요가 있다. 이것은 이 새로운 절차에 참여하는 모든 이들이 이 절차 각각의 단계에서 특정 진술, 주장, 및 정보제공의 의무를 지는 것을 포함한다. 이러한 진술 및 주장은 특허심판원과 미 특허청의 제재, 또는 불공정 행위 혐의를 유발할 수 있는 정보 누락 및 허위진술을 방지하기 위하여 반드시 적절한 신의 성실 원칙의 의무에 의거하여 신중히 이루어져야 한다. 이는 특허침해 소송의 피고인 또한 틀림없이 특허보유자의 특허등록 후 절차상 행위에 대해 조심스럽고 면밀하게 살필 것이기에 더욱 중요한 것이다.
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USPTO Post-Grant Proceedings and the Duty of Candor Lisa A. Dolak Syracuse University College of Law Applicants and practitioners who have experience with the United States patent system are likely familiar with the duty of candor that applies during the prosecution of U.S. applications. That duty, set forth in 37 C.F.R. § 1.56, “includes a duty to disclose . . . all information known . . . to be material to patentability.” The justification underlying the duty of candor is that “[t]he public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the [patent] Office is aware of and evaluates the teaching of all information material to patentability.” Accordingly, U.S. patent applicants are well-advised to take appropriate measures to ensure compliance with the duty of candor. However, candor-related duties apply not only to applicants during prosecution. Petitioners and patent owners who become involved in the new post-grant contested proceedings in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) are also bound by candor and disclosure duties under new rules promulgated pursuant to the America Invents Act. New USPTO rule 42.11 expressly imposes an obligation of candor and good faith on participants in post-grant proceedings. It provides: “Parties and individuals involved in the proceeding have a duty of candor and good faith to the [USPTO] during the course of a proceeding.” The reason for the rule, according to the USPTO, is that “honesty before the [USPTO] is essential to the integrity of the proceedings.” According to the USPTO, “The scope of the duty is comparable to the obligations toward the tribunal imposed by Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure.” Accordingly, new Rule 42.11 requires candor regarding the applicable law and assertions of fact in post-grant proceedings. The USPTO has indicated that the duty imposed by Rule 42.11 will be enforced via the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) sanctions regime, outlined in 37 C.F.R. § 42.12. Rule 42.12(b) specifies available sanctions, including, for example, an order “holding facts to have been established in the proceeding,” “precluding a party from presenting or contesting a particular issue” or “excluding evidence,” or “[j]udgment in the trial or dismissal of the petition.” In addition, “[i]f appropriate, the misconduct may be reported to the Office of Enrollment and Discipline (OED) for consideration of a sanction directed to the attorney or firm.” The second important new candor obligation imposed by the rules governing the new USPTO contested proceedings is a discovery-related obligation. New Rule 42.51 requires each petitioner and patent owner, as part of “routine discovery,” to serve on its opponent(s) “relevant information that is inconsistent with a position advanced by the party during the proceeding.” Such “relevant information that is inconsistent with a position advanced” is to be served “concurrent with the filing of the documents or things that contains the inconsistency,” “[u]nless previously served.” The policy underlying this rule is the avoidance of requests for additional discovery, and ultimately, the pursuit of the USPTO’s objective of “secur[ing] the just, speedy, and inexpensive resolution of every proceeding.” This obligation applies to “inventors, corporate officers, and persons involved in the preparation or filing of the documents or things.” Obviously, “persons involved in the preparation or filing of the documents or things” would include counsel who draft and submit papers advocating the parties’ positions, as well, presumably, as persons who submit witness affidavits or declarations. Accordingly, the obligation to disclose inconsistent information binds counsel, declarants, and parties. The USPTO plainly contemplates the potential for PTAB imposed sanctions on parties who violate the duty imposed by Rule 42.51. In particular, the USPTO has indicated that a violation of the Rule 42.51 disclosure obligation would constitute an abuse of discovery, subject to sanction under 37 C.F.R. § 42.12(b). And clearly counsel who knowingly participate in a failure to comply with this rule could be referred for OED investigation and discipline. Furthermore, a patent owner’s violation or alleged violation of the obligation to disclose inconsistent information could lead to an inequitable conduct charge. Post-grant practitioners and participants must develop an understanding of the new candor and disclosure obligations, and must do so in the context of the new procedures implemented for the conduct of these proceedings. These procedures include requirements that the parties make certain representations and disclosures at various stages of the proceeding. Such statements and representations must be made carefully in light of the applicable candor obligations in order to avoid omissions and misrepresentations that could result in PTAB sanctions, USPTO discipline, or inequitable conduct charges. Infringement defendants will no doubt carefully scrutinize the conduct of patentees in post-grant proceedings. |